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Dass Tommy Hilfiger von PVH erworben wurde, ging durch viele Medien. Einige wiesen dabei auf die bestehende Lizenzbeziehung hin. PVH ist bereits seit einiger Zeit der Lizenznehmer von Tommy Hilfiger im Kerngeschäft der Marke, HaKa.

Ein weiterer aktueller Fall entging hingegen vielen Medien außer diesem.
RCP-Technik GmbH ist seit 2007 Lizenznehmer der Marke Rollei, siehe hier. Nun erwarb RCP die Marke.

Aus unserer Sicht ist dieses bisher wohl zumeist zufällige Modell durchaus eine geeignete Strategie für eine längerfristig geplante Unternehmens- und Markenübernahme.

Der ein oder andere mittelständische Unternehmer sollte ein solches Modell in seine Überlegungen zur Nachfolgeregelung mit einbeziehen.

Seit über fünf Jahren beschäftigt sich die Rechtsprechung mit Google Adwords unter Markenrechtaspekten. Wir hatten dazu z. B. hier, hier und hier geschrieben.

Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden (Quelle):

Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke sind dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden verbieten darf, auf ein mit dieser Marke identisches Schlüsselwort, das von diesem Werbenden ohne seine Zustimmung im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt wurde, für Waren oder Dienstleistungen, die mit den von der Marke erfassten identisch sind, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.

Gleichzeitig wurde Google als Anbieter des “Internetreferenzierungsdienstes” und Vermarkter der Schlüsselworte quasi frei gesprochen (Zitat):

Der Anbieter eines Internetreferenzierungsdienstes, der ein mit einer Marke identisches Zeichen als Schlüsselwort speichert und dafür sorgt, dass auf dieses Schlüsselwort Anzeigen gezeigt werden, benutzt dieses Zeichen nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 bzw. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

Allerdings muss Google bei Markenrechtsverstössen auf Aufforderung löschen (Zitat): 

Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) ist dahin auszulegen, dass die darin aufgestellte Regel auf den Anbieter eines Internetreferenzierungsdienstes Anwendung findet, wenn dieser keine aktive Rolle gespielt hat, die ihm eine Kenntnis der gespeicherten Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen konnte. Hat dieser Anbieter keine derartige Rolle gespielt, kann er für die Daten, die er auf Anfrage eines Werbenden gespeichert hat, nicht zur Verantwortung gezogen werden, es sei denn, er hat die Informationen nicht unverzüglich entfernt oder den Zugang zu ihnen gesperrt, nachdem er von der Rechtswidrigkeit dieser Informationen oder Tätigkeiten des Werbenden Kenntnis erlangt hat.

Many media reported about PVH acquiring Tommy Hilfiger. And some mentioned the existing relationship of licensee and licensor. For years PVH has been the Tommy Hilfiger licensee for the core product group, menswear.

Another case of licensee buying the licensed brand got much less attention, except from PMA. Since 2007 RCP Technik has been the licensee of the iconic Rollei brand, see here. Now RCP acquired the brand.

In our opinion, what so far probably has been happening by chance or for a lack of other options, should be considered as a strategic alternative for proprietors of companies and trademarks.
Many entrepreneurs looking for solutions how to pass on their companies should consider a licensing model first with the possibility to sell the company and the trademarks later to the licensee.

The use of trademarks in Google Adwords kept courts busy for years. We wrote about here and here.

Now the European Court of Justice ruled as follows (Quote):

Article 5(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks and Article 9(1)(a) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark is entitled to prohibit an advertiser from advertising, on the basis of a keyword identical with that trade mark which that advertiser has, without the consent of the proprietor, selected in connection with an internet referencing service, goods or services identical with those for which that mark is registered, in the case where that advertisement does not enable an average internet user, or enables that user only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to therein originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party.

The court also ruled, that Google, as provider of the ” internet referencing service” and marketer of keywords, does not use the trademark:

An internet referencing service provider which stores, as a keyword, a sign identical with a trade mark and organises the display of advertisements on the basis of that keyword does not use that sign within the meaning of Article 5(1) and (2) of Directive 89/104 or of Article 9(1) of Regulation No 40/94.

But once Google has learned or was notified of trademark infringement, it has to delete or block access:

Article 14 of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) must be interpreted as meaning that the rule laid down therein applies to an internet referencing service provider in the case where that service provider has not played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data stored. If it has not played such a role, that service provider cannot be held liable for the data which it has stored at the request of an advertiser, unless, having obtained knowledge of the unlawful nature of those data or of that advertiser’s activities, it failed to act expeditiously to remove or to disable access to the data concerned.